¿Cómo proteger la propiedad industrial en el extranjero?

Lucía Martín    18 febrero, 2014

En un mercado sin fronteras, donde las imitaciones y las copias están a la orden del día, piense en proteger la propiedad industrial de sus activos. Evidentemente, tiene un coste económico, pero le ahorrará muchos disgustos.

“Solo en una ocasión registré uno de nuestros diseños. ¿Para qué más? Si cuando voy a una feria me encuentro allí, en el stand de enfrente, con copias de nuestras alfombras”. Quien habla es el propietario de una firma centenaria dedicada a la elaboración artesanal de alfombras y su comentario es bastante desalentador, sobre todo si tenemos en cuenta que hoy las fronteras no existen y que los mercados son globales. ¿De verdad no sirve para nada la protección de la propiedad industrial? Vayamos por partes:

Una marca, un diseño, un producto… Los activos de propiedad industrial son bienes, a menudo intangibles, que poseen un gran valor. Con la propiedad industrial se obtienen unos derechos en exclusiva sobre determinadas creaciones. Ojo: el derecho no es para siempre. Una patente dura 20 años, y hay que ir renovándola todos los años, y el registro de un diseño tiene validez por 25 años, y se renueva cada cinco: “La propiedad industrial no pretende dar un derecho a alguien para toda la vida, sino que su objetivo es que se invierta en el desarrollo, en la innovación. Nadie inventa desde cero, siempre inventas en función de una innovación anterior, por eso la patente finaliza a los 20 años, para que haya mejoras”, aclara Álvaro Porras Fernández Toledano, del bufete Estudio Jurídico Lema.

En nuestro país tenemos distintos tipos:

  1. Diseños industriales: protegen la apariencia externa de los productos.
  2. Marcas y Nombres comerciales, para combinaciones gráficas que distinguen unos productos o servicios de otros.
  3. Patentes y modelos de utilidad: protegen productos y procedimientos innovadores
  4. Topografías de semiconductores, que protegen los elementos que componen un circuito integrado.

Proteger estos activos supone impedir que los competidores copien o imiten sus productos o servicios, crear una identidad como empresa y poder negociar licencias o franquicias, acuerdos que se basan en propiedad industrial.

¿Cómo protegerla cuando salimos fuera de nuestras fronteras?

Si llega a un país sin tener esta protección, su empresa será muy vulnerable y podrá convertirse en imitador (y le costará mucho demostrar que su empresa es la perjudicada). De ahí la importancia de realizar una estrategia de propiedad industrial para, entre otras cosas, evitar litigios. “Registrar la propiedad industrial merece la pena indiscutiblemente, pero hay que valorar algunos aspectos antes de hacerlo”, explica Porras Fernández Toledano.

Pasos

  1. Antes de registrar tus activos, “valora económicamente cuánto te va a costar. Yo siempre digo que los derechos de propiedad industrial son un artículo de lujo, porque cuestan. La patente, por ejemplo, es lo que más caro sale registrar”, aclara el abogado.
  2. Valora lo que vas a proteger: el diseño, el producto, la innovación tecnológica, etc”, añade.
  3. Elige el territorio, saber dónde quieres tener la protección: España, en una región determinada, por ejemplo; la Unión Europea; a nivel internacional; que es lo mismo que ir pidiendo la protección país por país, pero te ahorras dirigirte a cada una de las oficinas encargadas…”. Hay ayudas para que el coste sea menor, pero que no lo cubren totalmente, son ayudas que normalmente van a reducir el coste fiscal. Para informarse sobre las distintas ayudas existentes, puede acceder a la página de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

¿Cuánto se tarda en obtener?

Dependerá del país: en España el plazo medio para la concesión de una patente, que es lo más largo y que necesitará, por ejemplo, del trabajo de ingenieros, es de 30 meses. Para el diseño industrial, el plazo es de 6 a 10 meses.

“En nuestro país, las pymes registran sobre todo marcas, diseños, y patentes mucho menos, sobre todo por el coste. Son las multinacionales las que registran más patentes”, aclara.

Y un dato: los países más avanzados del mundo son los que más invierten en I+D y los que suelen tener leyes de protección industrial más desarrolladas. “Un ejemplo de ellos, Alemania”, finaliza Porras Fernández Toledano.

Comentarios

  1. Desde luego merece la pena proteger tu creación, y mi recomendación es hacerlo siempre antes de lanzar nada al mercado, por los posibles contratiempos que pudieran surgir que, después, pueden ser irremediables.
    Mi duda es sobre la marca en el extranjero, debido al coste que supone hacerlo, esperas a cerrar una operación en otros mercados, y posiblemente ya sea tarde para el registro de la marca que quieres comercializar, y si registras antes, el coste es elevadísimo, y peor aún si no consigues cerrar la venta, porque has invertido sin sacar beneficio, un dilema….
    ¿Alguien puede darme una recomendación sobre esto?
    Muchas gracias

  2. Carlos, buenos días, el letrado que me ayudó en el artículo me manda esta información extra para ti. La copio a continuación. Un saludo. —>
    En las patentes y diseños la pérdida de novedad es muy probable con un registro previo, porque para que se registren deben ser nuevas: no deben haber sido accesibles al público antes de que se presente la solicitud (en las patentes esta novedad es mundial y en los diseños depende del sector relevante en el que nos encontremos). Por lo tanto, con el primer registro se podría estar impidiendo que sucesivos registros (en otros países) sean novedosos.

    Ahora bien, los empresarios deben tener en cuenta que los países firmantes del Convenio de la Unión de París (la mayoría de países lo han firmado) otorgan un plazo de gracia a los solicitantes de diseños (6 meses) y patentes (12 meses). De este modo, el solicitante de un diseño o una patente dispondrá de un plazo de 6 ó 12 meses, respectivamente, para presentar una nueva solicitud en en otro país, sin que la nueva solicitud de patente o diseño se vea afectada por la primera solicitud o por hechos ocurridos durante el mencionado periodo de gracia.

    En cualquier caso, si el empresario escoge el sistema internacional de solicitud de diseños o patentes (a través de la OMPI), debe tener en cuenta que dispone de un amplio plazo para decidir exactamente los países en los que desea solicitar estos derechos. Los procedimientos de tramitación ante el citado organismo son muy amplios. En consecuencia, al inicio del procedimiento el empresario puede designar un amplio número de países en los que solicitar la patente o el diseño pero, en un momento posterior, podría renunciar a aquellos países que considere oportunos sin soportar un coste relevante por tal renuncia.

    Finalmente, (sólo en el supuesto de los diseños) si el empresario prevé que tendrá posibilidades de negocio en algún país de la Unión Europea pero desconoce en cuántos, sería recomendable que registrase un Diseño Comunitario (ante la OAMI), puesto que otorga un título unitario con eficacia en todos los países de la Unión Europea pero con un coste equivalente a 2 ó 3 registros nacionales.

    En el supuesto de las marcas, los empresarios también gozarían de un periodo de gracias de 6 meses otorgado por los países firmantes del Convenio de la Unión Europea. Del mismo modo que en el supuesto de los diseños, si el empresario prevé que sus productos o servicios se comercialicen en la Unión Europea, sería recomendable que registrase una Marca Comunitaria (ante la OAMI). Al igual que en el supuesto de los diseños, conseguiría una elevada protección (en todos los países UE) con un coste reducido (el coste aprox. de 2 marcas nacionales de países de la UE).

  3. Gracias de nuevo Lucía,

    Lo de la patente lo sabía, de hecho me dijeron que no podía dar visibilidad previa a mi marca de ninguna manera, ni coche rotulado, web, ni siquiera tarjetas de visita….algo que me pareció exagerado.

    En cuanto a la marca comunitaria, se me ha pasado el plazo de 6 meses que otorgan, lo miraré para registros internacionales por países extracomunitarios, que es la parte que me interesa ahora mismo, y donde sí me gustaría saber cómo actuar, porque en el supuesto que no me dieran resultados las negociaciones, no querría haber invertido y que luego fuera un gasto que no hubiese servido para nada, por eso me interesaba saber si registrar ahora o esperar a que saliera la operación, porque el coste de registro en país internacional creo que es bastante elevado.

    Un saludo

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